涉及经营超出了知识范围(已经超出我的知识范围)
文 | 上海知识产权法院 易嘉
转自：中国审判
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在知识产权案件的案由中，没有“恶意放弃专利权”的专项案由；在现有的法律及司法解释中，也没有关于“恶意放弃专利权”的明确规定，但权利人仍可基于民事法律相关规定主张侵权损害赔偿。通过专利权权属纠纷诉讼而取回专利权的权利人对专利技术当然享有合法权益，而判断被告放弃专利权的行为是否侵犯了专利权真正拥有人的合法权益，应从侵权行为的构成要件方面对案件事实进行综合评判。对于恶意放弃行为中“恶意”的认定，可以结合放弃涉案专利权的时间、放弃专利权的理由、关联案件的审理情况进行综合判断。在确定因恶意放弃专利权行为而损失的范围时，还应考虑到相关的行政程序对原告损失主张的影响。本文以一起新类型专利侵权纠纷案件为例，对于恶意放弃专利权行为的认定与法律适用进行分析。
基本案情
上海锦农机械设备有限公司（以下简称“锦农公司”）申请了一项实用新型专利并获得授权，发明人为其法定代表人胡某。上海鑫百勤专用车辆有限公司（以下简称“鑫百勤公司”）以锦农公司及胡某为被告向法院提起诉讼，认为锦农公司申请的上述专利要求保护的技术方案与鑫百勤公司员工王某设计的技术图纸一致，专利权应归属于鑫百勤公司。该案审理期间，锦农公司向国家知识产权局提出放弃本案专利权的声明，本案专利因“权利人主动放弃”而失效。锦农公司在该案庭审中陈述其放弃本案专利权是基于摆脱诉讼的考虑。法院作出一审判决认定该专利为王某在鑫百勤公司工作期间的职务发明，专利权属归鑫百勤公司所有。锦农公司并未上诉，该判决生效。
此后，重新获得该专利权的鑫百勤公司两次向国家知识产权局申请撤销由锦农公司作出的放弃专利权的声明，但国家知识产权局均以专利权权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认，未对锦农公司是否为恶意放弃专利权给予认定为由，驳回了鑫百勤公司的请求。2016年2月，鑫百勤公司向上海知识产权法院提起诉讼，请求确认锦农公司放弃专利权的行为系恶意放弃专利权，并且赔偿其为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费共计1.2万元。锦农公司辩称，最高人民法院发布的《民事案件案由规定》中并无“恶意放弃专利权”这一案由。并且，其是在权属纠纷案件判决之前因对该专利进行检索后发现该专利不具有创造性而予以放弃，具有正当理由。
除上述专利外，在同一时期，锦农公司还以胡某为发明人申请了其他多项实用新型专利并均获授权。鑫百勤公司就前述多项专利权权属纠纷向法院提起系列诉讼。在锦农公司放弃本案专利权之前，法院作出了该系列案件的第一份生效判决，将该案所涉专利权权属判归鑫百勤公司所有，之后法院对系列案件所作的判决均是将相关专利权权属判归鑫百勤公司所有，相关判决均已生效。此外，鑫百勤公司及其关联公司上海百勤机械有限公司（以下简称“百勤公司”）还以侵害技术秘密为由将锦农公司、胡某等诉至法院。法院向公安机关调取的材料显示，胡某在回答公安机关工作人员所提的问题时陈述，其以自己为发明人申请了7项专利，其中，部分专利图纸是百勤公司原来的图纸，部分专利图纸是在百勤公司原有图纸基础之上进行的改进。
上海知识产权法院经审理认为，鑫百勤公司的诉讼请求，实质上是在确认锦农公司放弃本案专利权的行为存在恶意的基础上，赔偿其因此行为遭受的相关经济损失。本案的争议焦点在于锦农公司放弃本案专利权的行为是否侵犯了鑫百勤公司的合法权益及应否赔偿相关费用。从侵权行为的构成要件方面对本案事实分析后可知，本案侵权行为判断的行为、损害结果、因果关系及主观过错要件均已具备，锦农公司放弃本案专利权的行为构成对鑫百勤公司相关合法权益的侵害。鑫百勤公司主张的相关费用均是因锦农公司放弃本案专利权行为而导致的费用支出并已实际支付，且费用数额未超出合理范围。据此，上海知识产权法院判决被告锦农公司赔偿原告鑫百勤公司经济损失1.2万元。一审宣判后，锦农公司提起上诉。上海市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。
恶意放弃专利权行为的认定
在法律上的积极意义
在专利权属纠纷案件的审理过程中，考虑到被告有可能通过转让、放弃涉案专利权从而达到逃避责任或干扰诉讼进程的目的，法院可依原告申请对涉案专利权采取财产保全，通过限制被告对涉案专利权的处分来保障原告的合法权益，但保障程序的启动应以原告的申请为前提而非法院依职权进行。如果原告在诉讼过程中没有申请保全，即使生效判决认定涉案专利权归原告所有，原告仍面临因被告放弃涉案专利权而导致其权利落空的不利境地。此时，原告惟一的救济途径即是向国家知识产权局申请恢复涉案专利权。
根据《专利审查指南》的规定，专利权人随时可以主动要求放弃专利权。放弃专利权的声明生效后，专利权人无正当理由不得要求撤销放弃专利权的声明；除非在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后，专利权真正拥有人（应当提供生效的法律文书来证明）可要求撤销放弃专利权声明。依照上述规定，要申请恢复被放弃的专利权，专利权人必须向国家知识产权局证明：1.其为专利权真正拥有人；2.申请恢复的专利权被专利权非真正拥有人恶意放弃。对上述第1项内容，权利人可以通过提交生效的专利权属纠纷法律文书予以证明，而对于第2项内容的证明材料，权利人则难以通过现有常见的法律程序获取并提交。因为专利权属纠纷案件中一般不会对是否存在恶意放弃涉案专利权的事实进行认定，国家知识产权局也不会在审查恢复专利权申请的程序中对涉及民事纠纷领域的恶意放弃事实予以查明并认定。如果权利人不通过额外的法律程序获取认定了恶意放弃事实的生效法律文书，仅提供生效的专利权权属纠纷法律文书，国家知识产权局会直接驳回权利人关于撤销放弃专利权声明的请求。
由此可见，即使在专利权权属纠纷中的真正专利权人因疏忽未及时申请保全涉案专利权而导致该专利权被他人放弃，其仍可通过认定恶意放弃专利权的诉讼来争取恢复被放弃的专利权。在此之后，是否恢复该已被放弃的专利权，则仍归该专利权的授权机关予以判断，法院并未因行使审判权而介入行政程序。假设国家知识产权局最终基于公共利益的考虑未撤销已放弃的专利权声明，真正的专利权人亦可凭已认定恶意放弃专利权的法律事实进一步主张因恶意放弃行为导致的损失。
需要注意的是，本案的情况并不适宜认定被告放弃涉案专利权的行为无效。因为放弃专利权并非普通的民事行为，该放弃行为还需向授予其专利权的行政机关申请，经审核后才能予以公布。如果在民事审判程序中对被告的该放弃行为认定为无效，就相当于间接审核并同意放弃专利权的行为，不当地介入了行政复议及行政诉讼领域，造成民事审判程序、行政程序及行政审判程序的混乱。因此，对恶意放弃专利权的行为予以司法认定，不但具有最大程度保障真正专利权人合法权益、惩戒非真正专利权人不诚信或恶意行为的积极法律意义，而且是不随意模糊民事审判程序与行政授权程序边界的可行路径，能够起到衔接民事审判程序与行政程序的作用。
放弃专利权行为的主观恶意判定
尽管在现有的法律及司法解释中，没有关于“恶意放弃专利权”的明确规定，但依据禁止拒绝裁判原则，本案不能简单以权利基础不存在或没有法律依据驳回原告诉请。我国专利法上的侵权行为限定为未经专利权人许可而实施专利的行为，相关立法中则以列举的方式明确了侵犯专利权的行为仅为制造、许诺销售、销售、进口、使用。因此，权利人如以侵害专利权为由提起诉讼，似乎没有法律依据；同时，鉴于放弃专利权的行为使得涉案专利已不复存在，权利人也难以专利权或者专利申请权为权利基础向侵权人主张损害赔偿。但依据已生效的在先专利权属纠纷判决，权利人对本案专利技术仍享有合法权益，该合法权益属于《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第三条所涉的“民事主体的其他合法权益”。
本案中，判断被告锦农公司与胡某是否侵犯了原告鑫百勤公司的合法权益，应从侵权行为的构成要件方面对本案事实进行综合评判。具体而言，锦农公司在专利权权属纠纷诉讼审理期间实施了主动放弃涉案专利权的行为，该行为直接导致了鑫百勤公司在本案专利权权属纠纷案件判决生效后无法实际获得涉案专利权，并在向国家知识产权局申请恢复已撤销的涉案专利权时遇到障碍，进而提起本案诉讼；被告锦农公司为申请恢复涉案专利权已额外支出了相应的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用及本案诉讼代理费。因此，本案侵权行为判断的行为要件、损害结果要件、因果关系要件均已具备，关键在于被告锦农公司主动放弃涉案专利权是否存在主观过错。对此，本案主要从以下几个方面进行考量：
其一，从锦农公司放弃涉案专利权的时间来看，其于专利权权属纠纷案件审理期间向国家知识产权局提出放弃涉案专利权声明。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，在民事诉讼过程中双方当事人均应当遵循诚信原则。因此，在法院最终对涉案专利权权属作出生效认定之前，任何一方均不应擅自作出影响涉案专利权效力的行为。
其二，从锦农公司放弃涉案专利权的理由来看，其主张是经过检索后发现该项专利不具有创造性而予以放弃，并提交了一份针对涉案专利的检索报告作为证据。但该检索报告上显示的委托日期晚于其向国家知识产权局提出放弃声明的日期，无法佐证其陈述的放弃理由。此外，经查阅在先权属纠纷案件的庭审笔录，锦农公司在该案一审庭审时明确表示其是出于摆脱诉讼的考虑才对涉案专利权予以放弃，其对于放弃涉案专利权的理由前后陈述明显不一致。
其三，从关联案件的审理情况来看，本案涉案专利权的权属纠纷案件并非独立的个案，而是原、被告双方之间系列权属案件之一。从该系列权属纠纷案件查明的事实来看，该系列案件均涉及同一事实，即胡某从鑫百勤公司离职后，将其在鑫百勤公司工作时所知晓的相关技术研发成果、接触和管理的系列技术图纸申请为锦农公司的系列专利。除了上述系列权属纠纷案件，针对双方之间就相关专利所对应的技术信息的获取、专利的申请等情况，双方亦有涉及侵害技术秘密的相关刑事控告、民事商业秘密纠纷等案件发生。根据胡某在刑事侦查阶段的陈述，可推知锦农公司对于包括涉案专利在内的系列专利技术来源于鑫百勤公司及其关联公司是明知的。在该系列权属纠纷案件中的第一件案件一审判决将专利权判归鑫百勤公司所有后，考虑到后续案件中相同的案由、相同的事实基础等，锦农公司更应审慎作出影响后续案件所涉专利权效力的行为。
综合以上三点因素可以认定，锦农公司在涉案专利权权属纠纷审理过程中放弃专利权的行为缺乏正当的理由，主观上有恶意，显然具有过错，其放弃涉案专利权的行为构成对鑫百勤公司相关合法权益的侵害。
因恶意放弃专利权而导致的
损失范围的确定
《民法典》第一千一百六十五条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。本案中，鑫百勤公司主张其因锦农公司恶意放弃专利权导致了相关损失，在确定损失的范围时还应考虑到与本案相关的行政程序对鑫百勤公司损失主张的影响。如前所述，在经过了认定恶意放弃专利权审理程序后，真正的权利人可依认定恶意放弃专利权的生效判决向国家知识产权局申请撤销放弃专利权的声明。当被放弃的专利权恢复后，真正的权利人仍可自恢复之日起通过自己实施或许可他人实施专利技术来获得专利权带来的各项收益。只有在国家知识产权局基于公共利益的考虑，对已被恶意放弃的专利权仍不予恢复的情况下，恶意放弃行为才会导致真正的权利人的损失扩大至整个专利权有效期内的合理收益。
在此情况下，权利人可以主张因恶意放弃行为导致其丧失了全部专利权有效期内的合理收益。但如果权利人因自身原因未向国家知识产权局申请恢复被放弃的专利权，则难以认定恶意放弃行为导致其丧失了全部专利权有效期内的合理收益。因此，权利人关于恶意放弃专利权行为导致的损害赔偿主张提出的时间对于损失范围的确定十分重要。
本案中，鑫百勤公司仅主张了为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用及本案诉讼代理费，上述费用均是因锦农公司放弃本案专利权的行为而导致；鑫百勤公司就上述支出均提供了相关的合同及发票，能够证明已实际支付相关费用，费用数额亦未超出合理范围。并且，上述费用仅为鑫百勤公司为准备恢复被放弃的专利权所必需的客观支出。无论鑫百勤公司后续是否进一步申请恢复专利权，上述费用均已因锦农公司的恶意放弃行为而导致实际发生，所以应予支持。